Перевірка торговельної марки перед реєстрацією: як мінімізувати ризик відмови? 
Реєстрація торговельної марки (далі – ТМ) на перший погляд видається простою процедурою: подання заявки, сплата зборів і отримання свідоцтва. Проте на практиці значна кількість заявок отримує попередню або остаточну відмову через те, що заявник не перевірив позначення до подання заявки та не оцінив ризики його реєстрації.
Наслідки такого рішення можуть бути значно серйознішими, ніж сама відмова. Бізнес втрачає час, понесені витрати та інвестиції у розвиток бренду. У деяких випадках змінювати назву доводиться вже після запуску рекламних кампаній, виготовлення упаковки, реєстрації доменного імені або виходу товару чи послуг на ринок.
Саме тому попередня перевірка торговельної марки є одним із найважливіших етапів підготовки до її реєстрації.
Навіщо перевіряти торговельну марку до подання заявки?
Попередня перевірка дозволяє оцінити ризики ще до початку процедури реєстрації та прийняти обґрунтоване рішення щодо подальших дій.
Ігнорування цього етапу може призвести до низки негативних наслідків.
Втрата часу та коштів. Сплачені збори за подання заявки не повертаються незалежно від результату її розгляду. Крім того, експертиза може тривати тривалий час, тому про існування перешкод для реєстрації заявник нерідко дізнається вже після того, як бренд активно використовується у господарській діяльності.
Ризик виникнення спору з правовласниками. Навіть якщо під час експертизи не буде встановлено підстав для відмови, це не виключає можливості виникнення спору з власниками раніше зареєстрованих прав або особами, які мають інші законні підстави для заперечення реєстрації.
Можливі претензії після реєстрації. Отримання свідоцтва саме по собі не гарантує відсутності спорів у майбутньому. За певних обставин реєстрація може бути оскаржена, а використання позначення — стати предметом судового розгляду.
Фінансові та репутаційні втрати. Якщо після початку використання бренду виникне необхідність змінити назву, бізнесу доведеться повторно інвестувати у розробку нового бренду, маркетинг, рекламні матеріали, пакування, доменні імена та інші елементи комерційної діяльності.
Саме тому професійна перевірка торговельної марки до подання заявки допомагає виявити потенційні ризики ще до початку процедури реєстрації та уникнути значно більших витрат у майбутньому.
Які бази використовуються під час перевірки?
Обсяг перевірки залежить від території, на якій планується використання та правова охорона торговельної марки.
Під час професійного пошуку зазвичай аналізуються відомості кількох офіційних реєстрів.
УКРНОІВІ — містить інформацію про торговельні марки, зареєстровані в Україні, а також про заявки, що перебувають на розгляді. Аналіз цього реєстру дозволяє виявити як уже зареєстровані позначення, так і заявки, які можуть створювати перешкоди для майбутньої реєстрації.
WIPO — міжнародний реєстр торговельних марок, зареєстрованих за Мадридською системою. Особливу увагу під час перевірки приділяють міжнародним реєстраціям, дія яких поширюється на територію України.
EUIPO — реєстр торговельних марок Європейського Союзу. Його аналіз є доцільним насамперед у випадках, коли бізнес планує вихід на ринок Європейського Союзу або існує необхідність оцінити можливі ризики з боку європейських правовласників.
USPTO — офіційний реєстр торговельних марок Сполучених Штатів Америки. Його аналіз є доцільним, якщо бізнес планує вихід на ринок США, веде діяльність через міжнародні маркетплейси (зокрема Amazon) або вже використовує бренд у міжнародній комерційній діяльності. Перевірка цього реєстру дає змогу оцінити наявність потенційних конфліктів із правами американських правовласників та своєчасно врахувати можливі ризики під час побудови міжнародної стратегії захисту бренду.
Кожен із зазначених реєстрів має власні особливості пошуку, різний обсяг доступної інформації та функціональні можливості. Саме тому повноцінна перевірка торговельної марки, як правило, не обмежується аналізом лише одного реєстру.
Чому самостійний перегляд відкритого реєстру не дає повної відповіді?
Багато підприємців вважають, що достатньо перевірити назву у відкритому реєстрі УКРНОІВІ. Якщо тотожної торговельної марки не знайдено, вони роблять висновок, що перешкод для реєстрації немає. Насправді такий підхід не дозволяє об’єктивно оцінити ризики.
Причини досить прості.
Пошук за текстовим збігом не дає повної картини. Відсутність ідентичної назви не означає, що не існує схожих позначень, які можуть стати підставою для відмови в реєстрації.
Самої перевірки реєстру недостатньо. Для оцінки перспектив реєстрації необхідно враховувати не лише наявність схожих торговельних марок, а й товари та послуги, для яких вони зареєстровані або заявлені.
Аналіз охоплює не лише українські реєстри. Під час перевірки можуть враховуватися міжнародні реєстрації, дія яких поширюється на територію України, а також інші реєстри залежно від країни, де планується використання бренду.
Комбіновані торговельні марки потребують окремого аналізу. Якщо позначення містить словесні та зображувальні елементи, оцінюється не лише текстова частина, а й графічне виконання позначення.
Значення має і правовий статус торговельної марки. Для правильної оцінки ризиків необхідно враховувати дату пріоритету, стадію розгляду заявки, обсяг правової охорони та інші юридично значущі обставини.
Самостійний перегляд відкритих реєстрів допомагає отримати загальне уявлення про ситуацію, але не дозволяє зробити обґрунтований висновок щодо можливості реєстрації торговельної марки.
Що таке пошук на тотожність і схожість до ступеня змішування?
Професійна перевірка торговельної марки не обмежується пошуком ідентичних позначень. Вона передбачає комплексний аналіз, який дозволяє оцінити ризики ще до подання заявки.
Пошук на тотожність спрямований на виявлення торговельних марок, які повністю збігаються із заявленим позначенням.
Пошук на схожість до ступеня змішування є значно ширшим. Його мета — встановити, чи може нове позначення викликати у споживача помилкове уявлення про походження товарів або послуг.
Під час такого аналізу оцінюються звучання позначень, їх візуальне сприйняття, смислове значення, а також інші фактори, які можуть впливати на ймовірність змішування.
Саме цей етап перевірки найчастіше визначає перспективи реєстрації торговельної марки та потребує комплексної юридичної оцінки.
Як оцінюється ризик відмови?
Під час перевірки торговельної марки аналізується не один окремий критерій, а сукупність обставин, які можуть вплинути на можливість її реєстрації.
Основними критеріями є:
- фонетична схожість — оцінюється звучання позначень;
- графічна (візуальна) схожість — аналізується написання, оформлення та загальне візуальне сприйняття позначень;
- семантична (смислова) схожість — встановлюється, чи мають позначення однакове або близьке значення;
- однорідність товарів і послуг — оцінюється взаємозв’язок товарів або послуг, для яких заявлено чи зареєстровано відповідні позначення.
Оцінка здійснюється комплексно. Навіть якщо позначення є схожими лише за одним із критеріїв, це ще не означає відсутності ризику відмови. Остаточний висновок формується лише після аналізу всіх обставин конкретної справи.
Під час перевірки також враховуються інші фактори, які можуть впливати на обсяг правової охорони більш ранньої торговельної марки та перспективи реєстрації нового позначення.
Що робити, якщо під час перевірки виявлено схоже позначення?
Виявлення схожого позначення ще не означає, що реєстрація торговельної марки є неможливою. Такий результат свідчить лише про необхідність детального аналізу обставин конкретної справи та оцінки можливих ризиків.
Подальша стратегія залежить від багатьох факторів: ступеня схожості позначень, товарів і послуг, для яких вони зареєстровані або заявлені, правового статусу більш ранньої торговельної марки, обсягу її правової охорони та інших юридично значущих обставин.
Після проведення аналізу можуть розглядатися різні варіанти подальших дій, зокрема:
- внесення змін до позначення перед поданням заявки;
- уточнення переліку товарів і послуг;
- отримання згоди власника більш ранньої торговельної марки у випадках, коли це допускається законодавством;
- оскарження прав на більш ранню торговельну марку або ініціювання інших процедур за наявності відповідних правових підстав;
- подання заявки з урахуванням попередньо оцінених ризиків.
Універсального рішення не існує. Кожна ситуація потребує окремого правового аналізу, який дозволяє обрати найбільш ефективну стратегію захисту інтересів заявника.
Замовити професійну перевірку торговельної марки
Попередня перевірка торговельної марки дозволяє оцінити перспективи її реєстрації ще до подання заявки та своєчасно виявити обставини, які можуть стати перешкодою для отримання правової охорони.
Професійна перевірка не обмежується пошуком тотожних назв у відкритих реєстрах. Вона передбачає комплексний аналіз торговельних марок, заявок, міжнародних реєстрацій, ступеня схожості позначень, однорідності товарів і послуг, а також інших факторів, що можуть вплинути на результати експертизи.
Такий підхід дає можливість оцінити ризики ще до подання заявки, визначити оптимальну стратегію реєстрації та уникнути значно більших витрат, пов’язаних із відмовою в реєстрації, судовими спорами або вимушеним ребрендингом.
Якщо Ви плануєте зареєструвати назву, логотип чи інше позначення, зверніться за професійною перевіркою. За результатами аналізу Ви отримаєте обґрунтований висновок щодо перспектив реєстрації та рекомендації стосовно подальших дій.
